Защита от пиратов. Недобросовестная конкуренция как основание для оспаривания правовой охраны товарного знака

Среди оснований для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку особое место занимает недобросовестная конкуренция. По закону предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока ее действия, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). И хотя мы воспринимаем это основание как само собой разумеющееся, привычное и лишь критикуем отдельные аспекты его применения, появилось оно в российском законодательстве сравнительно недавно. 

Правовое регулирование: обновленный формат

В первоначальной редакции Закон о товарных знаках[1] не содержал такого основания, как недобросовестная конкуренция, ни для признания регистрации товарного знака недействительной (ст. 28), ни для ее аннулирования (ст. 29). Хотя, безусловно, положения ст. 10-bis Парижской конвенции[2] вполне могли быть судом применены.

В нашей стране развитие рыночных отношений, повлекшее развитие конкуренции и чрезвычайный интерес к товарным знакам и иным средствам индивидуализации, обусловило возникновение пиратства в этой сфере. Так называемые пираты от товарных знаков интенсивно стали регистрировать на свое имя или на имя подконтрольных компаний чужие, как правило, принадлежащие иностранным правообладателям товарные знаки.

В административном порядке – в патентном ведомстве или антимонопольном органе – остановить этот процесс при имевшемся правовом регулировании было невозможно. Лишь в отдельных, весьма немногочисленных случаях суды квалифицировали действия таких правообладателей-пиратов как злоупотребление правом и принимали решения, ограничивающие их исключительное право в части реализации правомочия на запрет третьим лицам (а по существу действительным правообладателям) использовать такой товарный знак.

Для справки

Одним из первых и наиболее показательных стал судебный спор  по товарному знаку «METRINCH» (дело № А40/658-99). Его правообладатель – ООО «Акорус» зарегистрировал это обозначение, широко использовавшееся зарубежным правообладателем-производителем в России, США, Великобритании и Северной Ирландии, Канаде, Австралии, Южной Африке и т. д. В ответ на исковые требования Общества ответчиком-дистрибьютором было указано, что истец злоупотребляет своим правом: он зарегистрировал на свое имя более 20 товарных знаков, которые содержат уже используемые другими зарубежными компаниями обозначения (например, «ASSAM» английской фирмы Pickwick, «ALKALINE» японской фирмы Sony), исключительно чтобы препятствовать их хозяйственной деятельности. Исковые требования не были удовлетворены, истцу на основании ст. 10 ГК РФ было отказано в защите, так как он приобрел право на товарный знак «METRINCH» с целью истребования у известного зарубежного производителя товара с тем же обозначением денег за право продавать их продукцию на российском рынке. Иными словами, злоупотребил правом.

Очевидно, что такая ситуация не устраивала ни действительных правообладателей товарных знаков, ни правоприменителя, ни потребителей. Вследствие этого и в результате совместной деятельности патентного и антимонопольного ведомств появилась новая для российского законодательства норма.

В 2002 г. перечень оснований для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку был расширен. Законодатель закрепил, что предоставление такой правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока ее действия, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции[3]. При этом заявление о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным на основании решения, принятого в порядке, предусмотренном подп. 4 п. 1 ст. 28 Закона о товарных знаках, могло быть подано любым лицом в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Это означало, что и антимонопольный орган мог подать такое заявление.

При кодификации законодательства об интеллектуальной собственности рассматриваемое основание сохранили, но саму норму существенно дополнили. Гражданским кодексом РФ было закреплено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (подп. 6 п. 2 ст. 1512). При этом в отличие от ранее действовавшего закона предусмотрена подача возражения (а не заявления). Такое возражение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности могло быть подано только заинтересованным лицом.

В этом году в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ внесены изменения[4], уточнившие условия, при которых предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено: это возможно, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Наконец исправлена неточность, впервые появившаяся еще в Законе о товарных знаках. Недобросовестную конкуренцию связывали вначале с регистрацией товарного знака, а затем с его государственной регистрацией. Однако правовая охрана предоставляется товарному знаку не только вследствие его [государственной] регистрации (ст. 1480 ГК РФ), но и в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (ст. 1479, 1507 ГК РФ).

Таким образом, при буквальном прочтении предыдущих редакций рассматриваемой нормы ее положения могли распространяться только на те товарные знаки, которые были зарегистрированы в соответствии с российским законодательством. Теперь же ее положения очевидным образом распространяются не только на национальные товарные знаки, но и на товарные знаки, охрана которым предоставлена в рамках действия Мадридского соглашения о международной регистрации знаков или Протокола к нему, а также на общеизвестные товарные знаки, охрана которым в силу положений Парижской конвенции предоставляется в особом порядке.

Вопросы остаются

В отличие от предшествующего регулирования теперь может быть оспорено предоставление правовой охраны не только товарному знаку, который тождествен обозначению, использовавшемуся другим лицом до подачи заявки на оспариваемый товарный знак, но и товарному знаку, сходному до степени смешения с обозначением, использовавшимся другим лицом до подачи заявки на оспариваемый товарный знак.

На наш взгляд, такое расширение возможностей для оспаривания вследствие недобросовестности действий будущего правообладателя при испрашивании правовой охраны можно только приветствовать. Как правило, охрана современными пиратами испрашивается именно для обозначений, похожих на товарные знаки действительных правообладателей или имитирующих их, незначительно отличающихся от них каким-нибудь элементом (изобразительным, словесным) или цветом. При этом, безусловно, следует очень тщательно относиться к оценке степени сходства охраняемого товарного знака и использовавшегося обозначения.

В рассматриваемой норме сохранено указание на «злоупотребление правом», что представляется нам не очень удачным по следующим причинам.

Абзацем первым п. 1 ст. 10 ГК РФ установлено, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также со злоупотреблением правом в иных формах. В то же время согласно п. 2 указанной статьи в случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

Очевидно, что у злоупотребившего правом лица такое право должно быть. Причем оно должно было существовать применительно к ситуации, описанной в подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ. Иными словами, у лица, испрашивавшего правовую охрану товарного знака, на дату такого испрашивания должно было быть какое-то гражданское право, которым он злоупотребил. Но какое?

Когда мы рассматриваем ситуацию с использованием нечестно зарегистрированного товарного знака, понятно, что речь идет о таком гражданском праве, как исключительное право на товарный знак. Однако на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака этого права еще нет, как нет и никакого иного права, например на получение правовой охраны для товарного знака или на подачу заявки, поскольку для товарных знаков оно не предусмотрено, в отличие, скажем, от установленного законом права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Безусловно, в некоторых ситуациях нечестное (недобросовестное) поведение правообладателя товарного знака при испрашивании правовой охраны невозможно квалифицировать как недобросовестную конкуренцию. И все же такое поведение должно получить свою оценку, в том числе с применением санкций в отношении судьбы товарного знака. Возникает вопрос о квалификации действий правообладателя. К сожалению, совместное Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ[5] не раскрывает (да это и невозможно в документе такого уровня), что может пониматься под злоупотреблением правом применительно к получению правовой охраны товарного знака, т.е. первоначальному приобретению права.

Анализ законодательства, судебной практики, научных публикаций показывает, что фактически регулирование правоотношений, связанных с запретом злоупотребления правом, осуществляется судебным органом. Такая ситуация обусловлена прежде всего отсутствием легального определения злоупотребления правом и его различных форм. Поэтому допускается квалификация очень широкого круга тех или иных юридических фактов в качестве такого правонарушения. Соответственно, и это подтверждается судебной практикой, за допущенное злоупотребление правом применяются последствия, составляющие весьма длинный перечень. В него входят и последствия, прямо не предусмотренные ст. 10 ГК РФ. Такой подход создает правовую неопределенность в возможных последствиях злоупотребления правом.

Судом по интеллектуальным правам подготовлена Справка по вопросам недобросовестного поведения[6]. В этом документе затрагиваются некоторые аспекты злоупотребления правом, но, к сожалению, и он не дает ответа, например, на вопрос, какие юридические факты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом при получении правовой охраны товарного знака. В то же время в Справке использован, на наш взгляд, довольно удачный термин «недобросовестное поведение». Полагаем, что он наиболее приемлем для квалификации действий, которые могут быть основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку вследствие ее недобросовестного получения.

Журнал «Конкуренция и право»