Как быть с общеизвестностью товарного знака и правильно заплатить работнику за служебный объект
Валентина Орлова, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков «Пепеляев Групп», и юрист Антон Пчелкин обозначили проблему охраны и защиты общеизвестных товарных знаков и вопросы, которые возникают у работодателя относительно служебных результатов интеллектуальной деятельности. В статье — основные моменты, на которые необходимо обратить внимание в спорах по обозначенным вопросам.
Вопросы правовой охраны и защиты общеизвестных товарных знаков на начальном этапе правоприменительной практики были достаточно простыми и в целом решаемыми. Теперь они существенно усложнились. Обострилась проблема с определением «надлежащего» заявителя — будущего правообладателя общеизвестного товарного знака. Также в области общеизвестных товарных знаков проблемными являются вопросы разрешения конфликта с «обычным» товарным знаком и признания недействительным предоставления правовой охраны самому общеизвестному товарному знаку.
Учитывайте разногласия в позициях органов
По мнению Роспатента, правообладателем общеизвестного товарного знака может быть только то лицо, которое непосредственно производит товар или оказывает услуги, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным. Обосновывается такая позиция ссылкой на ст. 1508 ГК, в которой содержится указание на широкую известность товарного знака (обозначения) среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Вместе с тем широко распространено иное мнение, основанное в том числе и на Совместной рекомендации ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Согласно этому документу, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным. Судебная практика исходит из того, что для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным необходимо знание со стороны потребителей источника происхождения товаров, маркируемых таким товарным знаком, а не конкретного производителя таких товаров.
Согласно позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП), общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.
Такие кардинальные разногласия в позициях федерального органа, уполномоченного принимать решения о признании товарных знаков общеизвестными, и СИП, компетентного признавать недействительными решения Роспатента, безусловно, создают неопределенность в подходах к применению норм Гражданского кодекса. Позиция СИП представляется более обоснованной, опирающейся на применимые положения законодательства, рекомендации международной организации и учитывающей современные реалии в организации бизнес-процессов.
Рекомендуем. Не опускайте руки в случае отказа Роспатента в признании товарного знака общеизвестным по причине «недоказанности» известности потребителям конкретного производителя товаров (услуг), а обжалуйте решение в СИП.
ПОСМОТРЕТЬ ПРАКТИКУ:
Помните про конфликт с «обычным» товарным знаком
Как известно, препятствием для регистрации товарного знака является его тождество или сходство до степени смешения с общеизвестным товарным знаком в отношении однородных товаров. При этом более широкая правовая охрана (то есть охрана в отношении неоднородных товаров) предоставляется общеизвестному товарному знаку, если использование иного товарного знака другим лицом в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и может ущемить его законные интересы (п. 3 ст. 1508 ГК).
Но нередко правообладатели общеизвестных товарных знаков считают, что для использования возможности применения широкой правовой охраны достаточно сходства до степени смешения между конфликтующим знаком и общеизвестным. Но такой подход неверен. Оба обстоятельства, указанные в п. 3 ст. 1508 ГК, должны иметь место в совокупности и подтверждаться надлежащими доказательствами. При этом также встает вопрос — полностью или частично, то есть в отношении всех или части товаров (услуг) общеизвестный товарный знак мешает «обычному» товарному знаку. Закон не дает ответа на данный вопрос. Есть мнение в административной и судебной практике, что правовая охрана общеизвестного товарного знака препятствует «обычному» товарному знаку частично (в отношении только однородных товаров). С таким мнением можно согласиться, но если, например, в рамках оппозиции или возражения правообладатель общеизвестного товарного знака представит доказательства наличия обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 1508 ГК, то предоставление охраны «обычному» товарному знаку должно признаваться недействительным полностью.
При ином подходе, вследствие одновременного существования тождественных, сходных до степени смешения или сходных товарных знаков, потребитель с большой долей вероятности будет вводиться в заблуждение в отношении такой «оставшейся» части товаров (услуг). Одновременное использование таких товарных знаков разными лицами приведет к утрате общеизвестным товарным знаком признаков, которым он должен соответствовать согласно п. 1 ст. 1508 ГК. Это может привести к прекращению правовой охраны общеизвестного товарного знака в соответствии с п. 2 ст. 1514 ГК, а также с большой долей вероятности к ухудшению репутации общеизвестного товарного знака и, соответственно, к ущемлению законных интересов правообладателя.
Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана ему была предоставлена с нарушением требований (п. 1 ст. 1508 ГК). Эта норма (п. 3 ст. 1512 ГК) порождает еще один вопрос об основании признания предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку недействительным.
Смущают слова «путем его регистрации». Формулировка не учитывает, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется в рамках специальной (нерегистрационной) процедуры, отличающейся от традиционной, основанной на проведении экспертизы. Если принимать во внимание ее буквальное толкование, то представляется вообще невозможным оспаривание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку вне зависимости от того, на основе какого вида обозначения такая охрана предоставлена. Иными словами, имеющаяся формулировка представляется юридически некорректной и требует уточнения в рамках совершенствования законодательства. Поэтому до внесения необходимых корректировок в закон решение подобных вопросов будет зависеть от усмотрения суда.
Решите, как оформить служебные результаты интеллектуальной деятельности
Правильное и своевременное решение вопросов оформления и охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности важно для последующего отчуждения исключительных прав на такие объекты, привлечения инвестиций или продажи компании. Недостатки в оформлении прав могут привести к возникновению дополнительных обязательств, снижению стоимости объекта или компании, а в самом худшем случае — к отказу от сделки или признанию ее недействительной в связи с недостоверностью заверений. Нужно обратить внимание на несколько важных аспектов.
Оформление отношений с работником. Автором служебного произведения или изобретения может быть только человек, создавший такой объект в рамках исполнения своих трудовых обязанностей. И, казалось бы, трудового или гражданско-правового договора будет достаточно для признания всех созданных им объектов служебными.
В случае со служебными объектами патентного права (изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами) это почти что так — ведь ст. 1370 ГК допускает создание таких объектов и вне рамок трудовых обязанностей: по конкретному заданию работодателя. И если такое задание качественно и подробно оформлено, риски работодателя будут минимизированы, даже если трудовые обязанности работника недостаточно конкретизированы.
Правовой же режим служебных произведений требует четкого соответствия созданного работником произведения его трудовым обязанностям. Как указано в п. 104 постановления пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10), для определения того, является ли созданное работником по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если для работника не было установлено четких должностных обязанностей либо произведение было создано вне рамок таких обязанностей, то создаваемые им произведения не могут рассматриваться как служебные.
Содержание трудовых обязанностей может следовать как из трудового договора, так и из должностной инструкции или иных документов, утверждаемых работодателем и в обязательном порядке доводимых до сведения работника. Также важно отметить, что в случае наличия спора о служебном характере бремя доказывания служебного характера лежит именно на работодателе, а критическую роль будут иметь именно формулировки должностных обязанностей работника: они должны быть четкими и ясными.
Авторское вознаграждение. Несмотря на то что наличие спора между автором служебного результата интеллектуальной деятельности и работодателем касательно выплаты авторского вознаграждения никоим образом не влияет на судьбу исключительного права, вероятность возникновения требований о выплате авторского вознаграждения со стороны работников несет свои риски, в том числе связанные с недостоверностью заверений. При решении вопроса о включении авторского вознаграждения в заработную плату работника обратите внимание на несколько важных подходов, выработанных судебной практикой.
Рекомендуем. Авторское вознаграждение имеет гражданско-правовую, а не трудовую природу. Соответственно, регулирование его размера, условий и порядка выплаты формально является предметом отдельной сделки, элементы которой могут включаться в трудовой договор. Исходя из этого, включение в трудовой договор положений о том, что авторское вознаграждение включено в заработную плату при отсутствии указаний непосредственно на размер, условия и порядок выплаты противоречит природе авторского вознаграждения. Равно невозможно полное замещение авторского вознаграждения выплатой заработной платы. При включении в трудовой договор положений, определяющих размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения, из них должно явно следовать то, как изменяется размер заработной платы работника при создании им служебных произведений и какую часть заработной платы работника составляет такое авторское вознаграждение.
Таким образом, широко используемую практику замены авторского вознаграждения фиксированными выплатами, к примеру, нескольких тысяч рублей дополнительно к заработной плате, вне зависимости от факта создания служебных произведений, можно смело считать порочной и создающей дополнительные риски для работодателей.
Рекомендуем. Наиболее эффективно проблему включения авторского вознаграждения в заработную плату решает включение в трудовые договоры положений о пропорциональном вознаграждении.
Кроме того, компаниям, впоследствии отчуждающим исключительные права на созданные служебные объекты, важно помнить, что, согласно п. 105 Постановления № 10, даже если исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю или использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору, авторское вознаграждение выплачивается именно работодателем.
Неимущественные права авторов. Для полноценного использования результатов интеллектуальной деятельности, в частности, компьютерных программ, работодателю или иному правообладателю необходимо иметь возможность внесения изменений в произведения или использования их без указания имени автора. Соответствующие правомочия относятся к неимущественным правам автора, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми (ст. 1265 ГК). В ряде случаев, в отсутствие явного согласия автора, внесение изменений в произведения и отсутствие указания имени автора на экземплярах составляют нарушение неимущественных прав авторов. Забывая об этом, работодатели создают дополнительные риски как для собственной деятельности, так и для деятельности последующих правообладателей служебных результатов. Автор, узнав о нарушении, вправе заявить требования о пресечении действий, нарушающих право, о компенсации морального вреда и др.
Рекомендуем. Включите в условия договоров с работниками, занятыми созданием результатов интеллектуальной деятельности, положения о согласии работников на внесение изменений и использование без указания имени автора.
Источник: «Корпоративный юрист»
Вопросы правовой охраны и защиты общеизвестных товарных знаков на начальном этапе правоприменительной практики были достаточно простыми и в целом решаемыми. Теперь они существенно усложнились. Обострилась проблема с определением «надлежащего» заявителя — будущего правообладателя общеизвестного товарного знака. Также в области общеизвестных товарных знаков проблемными являются вопросы разрешения конфликта с «обычным» товарным знаком и признания недействительным предоставления правовой охраны самому общеизвестному товарному знаку.
Учитывайте разногласия в позициях органов
По мнению Роспатента, правообладателем общеизвестного товарного знака может быть только то лицо, которое непосредственно производит товар или оказывает услуги, в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным. Обосновывается такая позиция ссылкой на ст. 1508 ГК, в которой содержится указание на широкую известность товарного знака (обозначения) среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.
Вместе с тем широко распространено иное мнение, основанное в том числе и на Совместной рекомендации ВОИС о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков. Согласно этому документу, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным. Судебная практика исходит из того, что для признания товарного знака (обозначения) общеизвестным необходимо знание со стороны потребителей источника происхождения товаров, маркируемых таким товарным знаком, а не конкретного производителя таких товаров.
Согласно позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам (СИП), общеизвестность товарного знака должна определяться не в отношении конкретного производителя, который может не являться тем же лицом, что и правообладатель товарных знаков (обозначений), а в отношении компании, являющейся источником происхождения товаров под заявляемым на регистрацию обозначением.
Такие кардинальные разногласия в позициях федерального органа, уполномоченного принимать решения о признании товарных знаков общеизвестными, и СИП, компетентного признавать недействительными решения Роспатента, безусловно, создают неопределенность в подходах к применению норм Гражданского кодекса. Позиция СИП представляется более обоснованной, опирающейся на применимые положения законодательства, рекомендации международной организации и учитывающей современные реалии в организации бизнес-процессов.
Рекомендуем. Не опускайте руки в случае отказа Роспатента в признании товарного знака общеизвестным по причине «недоказанности» известности потребителям конкретного производителя товаров (услуг), а обжалуйте решение в СИП.
ПОСМОТРЕТЬ ПРАКТИКУ:
- постановление Президиума СИП от 02.03.2015 № С01-1436/2014 по делу № СИП-552/2014 (Ford);
- судебные акты СИП по делу № СИП-328/2013 (Gillette), по делу № СИП-186/2019 (Avito), по делу № СИП-961/2019 (Роллтон), по делу № СИП-1099/2019 (Доширак).
Помните про конфликт с «обычным» товарным знаком
Как известно, препятствием для регистрации товарного знака является его тождество или сходство до степени смешения с общеизвестным товарным знаком в отношении однородных товаров. При этом более широкая правовая охрана (то есть охрана в отношении неоднородных товаров) предоставляется общеизвестному товарному знаку, если использование иного товарного знака другим лицом в отношении неоднородных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем общеизвестного товарного знака и может ущемить его законные интересы (п. 3 ст. 1508 ГК).
Но нередко правообладатели общеизвестных товарных знаков считают, что для использования возможности применения широкой правовой охраны достаточно сходства до степени смешения между конфликтующим знаком и общеизвестным. Но такой подход неверен. Оба обстоятельства, указанные в п. 3 ст. 1508 ГК, должны иметь место в совокупности и подтверждаться надлежащими доказательствами. При этом также встает вопрос — полностью или частично, то есть в отношении всех или части товаров (услуг) общеизвестный товарный знак мешает «обычному» товарному знаку. Закон не дает ответа на данный вопрос. Есть мнение в административной и судебной практике, что правовая охрана общеизвестного товарного знака препятствует «обычному» товарному знаку частично (в отношении только однородных товаров). С таким мнением можно согласиться, но если, например, в рамках оппозиции или возражения правообладатель общеизвестного товарного знака представит доказательства наличия обстоятельств, указанных в п. 3 ст. 1508 ГК, то предоставление охраны «обычному» товарному знаку должно признаваться недействительным полностью.
При ином подходе, вследствие одновременного существования тождественных, сходных до степени смешения или сходных товарных знаков, потребитель с большой долей вероятности будет вводиться в заблуждение в отношении такой «оставшейся» части товаров (услуг). Одновременное использование таких товарных знаков разными лицами приведет к утрате общеизвестным товарным знаком признаков, которым он должен соответствовать согласно п. 1 ст. 1508 ГК. Это может привести к прекращению правовой охраны общеизвестного товарного знака в соответствии с п. 2 ст. 1514 ГК, а также с большой долей вероятности к ухудшению репутации общеизвестного товарного знака и, соответственно, к ущемлению законных интересов правообладателя.
Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана ему была предоставлена с нарушением требований (п. 1 ст. 1508 ГК). Эта норма (п. 3 ст. 1512 ГК) порождает еще один вопрос об основании признания предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку недействительным.
Смущают слова «путем его регистрации». Формулировка не учитывает, что правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется в рамках специальной (нерегистрационной) процедуры, отличающейся от традиционной, основанной на проведении экспертизы. Если принимать во внимание ее буквальное толкование, то представляется вообще невозможным оспаривание предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку вне зависимости от того, на основе какого вида обозначения такая охрана предоставлена. Иными словами, имеющаяся формулировка представляется юридически некорректной и требует уточнения в рамках совершенствования законодательства. Поэтому до внесения необходимых корректировок в закон решение подобных вопросов будет зависеть от усмотрения суда.
Решите, как оформить служебные результаты интеллектуальной деятельности
Правильное и своевременное решение вопросов оформления и охраны служебных результатов интеллектуальной деятельности важно для последующего отчуждения исключительных прав на такие объекты, привлечения инвестиций или продажи компании. Недостатки в оформлении прав могут привести к возникновению дополнительных обязательств, снижению стоимости объекта или компании, а в самом худшем случае — к отказу от сделки или признанию ее недействительной в связи с недостоверностью заверений. Нужно обратить внимание на несколько важных аспектов.
Оформление отношений с работником. Автором служебного произведения или изобретения может быть только человек, создавший такой объект в рамках исполнения своих трудовых обязанностей. И, казалось бы, трудового или гражданско-правового договора будет достаточно для признания всех созданных им объектов служебными.
В случае со служебными объектами патентного права (изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами) это почти что так — ведь ст. 1370 ГК допускает создание таких объектов и вне рамок трудовых обязанностей: по конкретному заданию работодателя. И если такое задание качественно и подробно оформлено, риски работодателя будут минимизированы, даже если трудовые обязанности работника недостаточно конкретизированы.
Правовой же режим служебных произведений требует четкого соответствия созданного работником произведения его трудовым обязанностям. Как указано в п. 104 постановления пленума ВС от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10), для определения того, является ли созданное работником по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если для работника не было установлено четких должностных обязанностей либо произведение было создано вне рамок таких обязанностей, то создаваемые им произведения не могут рассматриваться как служебные.
Содержание трудовых обязанностей может следовать как из трудового договора, так и из должностной инструкции или иных документов, утверждаемых работодателем и в обязательном порядке доводимых до сведения работника. Также важно отметить, что в случае наличия спора о служебном характере бремя доказывания служебного характера лежит именно на работодателе, а критическую роль будут иметь именно формулировки должностных обязанностей работника: они должны быть четкими и ясными.
Авторское вознаграждение. Несмотря на то что наличие спора между автором служебного результата интеллектуальной деятельности и работодателем касательно выплаты авторского вознаграждения никоим образом не влияет на судьбу исключительного права, вероятность возникновения требований о выплате авторского вознаграждения со стороны работников несет свои риски, в том числе связанные с недостоверностью заверений. При решении вопроса о включении авторского вознаграждения в заработную плату работника обратите внимание на несколько важных подходов, выработанных судебной практикой.
Рекомендуем. Авторское вознаграждение имеет гражданско-правовую, а не трудовую природу. Соответственно, регулирование его размера, условий и порядка выплаты формально является предметом отдельной сделки, элементы которой могут включаться в трудовой договор. Исходя из этого, включение в трудовой договор положений о том, что авторское вознаграждение включено в заработную плату при отсутствии указаний непосредственно на размер, условия и порядок выплаты противоречит природе авторского вознаграждения. Равно невозможно полное замещение авторского вознаграждения выплатой заработной платы. При включении в трудовой договор положений, определяющих размер, условия и порядок выплаты авторского вознаграждения, из них должно явно следовать то, как изменяется размер заработной платы работника при создании им служебных произведений и какую часть заработной платы работника составляет такое авторское вознаграждение.
Таким образом, широко используемую практику замены авторского вознаграждения фиксированными выплатами, к примеру, нескольких тысяч рублей дополнительно к заработной плате, вне зависимости от факта создания служебных произведений, можно смело считать порочной и создающей дополнительные риски для работодателей.
Рекомендуем. Наиболее эффективно проблему включения авторского вознаграждения в заработную плату решает включение в трудовые договоры положений о пропорциональном вознаграждении.
Кроме того, компаниям, впоследствии отчуждающим исключительные права на созданные служебные объекты, важно помнить, что, согласно п. 105 Постановления № 10, даже если исключительное право на произведение перешло к новому правообладателю или использование произведения осуществляется третьим лицом по лицензионному договору, авторское вознаграждение выплачивается именно работодателем.
Неимущественные права авторов. Для полноценного использования результатов интеллектуальной деятельности, в частности, компьютерных программ, работодателю или иному правообладателю необходимо иметь возможность внесения изменений в произведения или использования их без указания имени автора. Соответствующие правомочия относятся к неимущественным правам автора, которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми (ст. 1265 ГК). В ряде случаев, в отсутствие явного согласия автора, внесение изменений в произведения и отсутствие указания имени автора на экземплярах составляют нарушение неимущественных прав авторов. Забывая об этом, работодатели создают дополнительные риски как для собственной деятельности, так и для деятельности последующих правообладателей служебных результатов. Автор, узнав о нарушении, вправе заявить требования о пресечении действий, нарушающих право, о компенсации морального вреда и др.
Рекомендуем. Включите в условия договоров с работниками, занятыми созданием результатов интеллектуальной деятельности, положения о согласии работников на внесение изменений и использование без указания имени автора.
Источник: «Корпоративный юрист»
Если Вы заметили ошибку или опечатку, выделите ее и нажмите CTRL+Q
