Актуально об интеллектуальном

На повестке дня ФАС России в сфере интеллектуальной собственности – два ключевых вопроса: распространение действия антимонопольного законодательства на деятельность правообладателей  и легализация параллельного импорта. Следует ли ограничить «монополию» прав на результаты интеллектуальной деятельности и нужно ли отменять запрет  на параллельный импорт в России? Эти и другие вопросы комментирует в интервью «Конкуренции и право» руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании «Пепеляев Групп», доктор юридических наук, профессор Валентина Владимировна Орлова.

– На мой взгляд, современное правовое регулирование в России вопросов использования прав на результаты интеллектуальной деятельности является вполне адекватным сложившимся рыночным отношениям и соответствует мировым стандартам в этой области.

Известно, что в последние годы активизировалось обсуждение по поводу так называемой «монополии» прав на результаты интеллектуальной деятельности, ее избыточности, негативной роли для развития научно-технического прогресса, необходимости ее ограничения и т.д.

Однако, как правило, в рамках таких дискуссий почему-то забывается о необходимости соблюдения баланса интересов всех участников гражданских правоотношений, связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, их использованием. В первую очередь речь идет об интересах создателей результатов интеллектуальной деятельности, т.е. тех, кто, собственно, и «двигает» вперед научно-технический прогресс.

Стремясь ограничить «монополию» прав на результаты интеллектуальной деятельности, сторонники распространения инструментария антимонопольного законодательства забывают об уже существующих в отечественном законодательстве и хорошо работающих (к сожалению, только в зарубежных странах) нормах, в той или иной степени, на тех или иных условиях ограничивающих «монополию» прав на результаты интеллектуальной деятельности.

 Среди таких ограничений, например, 1) возможность использования третьими лицами объектов авторского права без испрашивания согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения; 2) возможность принудительного лицензирования объектов патентного права; 3) исчерпание права на товарный знак, введенный в гражданский оборот самим правообладателем или с его согласия, и др.

Таких норм, на мой взгляд, для ограничения использования прав на результаты интеллектуальной деятельности в случаях, когда это не соответствует или противоречит общественным интересам, в действующем российском законодательстве вполне достаточно. 

Механическое перенесение положений законодательства о защите конкуренции, предметом которого является определение организационных и правовых основ защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, устранения конкуренции органами власти и т.д., на отношения, регулируемые другим законодательством, не только нецелесообразно, но и вредно. 

Кроме того, не стоит забывать и еще об одной норме Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» − требования ст. 10 указанного Закона не распространяются на действия по осуществлению исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

Вместе с тем, необходимо совершенствовать законодательство о защите конкуренции с точки зрения положений, определяющих содержание действий, являющихся недобросовестной конкуренцией применительно к несанкционированному правообладателем использованию его прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Ведь если сравнить содержание действий, представляющих собой незаконное использование, например, товарных знаков, и действий, являющихся недобросовестной конкуренцией (тоже применительно к товарным знакам), то можно увидеть отсутствие какой-либо разницы между ними. А при этом квалифицировать имитацию или подражание с точки зрения законодательства о защите конкуренции невозможно. Или, например, из зарубежного законодательства и практики известно о таком недобросовестном действии, как «паразитирование» на чужой репутации, чужих результатах интеллектуальной деятельности и средствах индивидуализации. В нашем же законодательстве этого нет. К сожалению.

– В настоящее время в России одновременно действуют два принципа исчерпания права – национальный, установленный ст. 1487 ГК РФ, и региональный, действующий в рамках Единого экономического пространства. 

Уже несколько лет с переменным успехом обсуждается вопрос о введении в России международного принципа исчерпания права. На мой взгляд, это является преждевременным для нашей страны, поскольку может повлечь ряд негативных последствий, которые вряд ли оправдают те положительные обоснования, на которых строится позиция сторонников международного принципа исчерпания права, − развитие конкуренции, снижение стоимости товара.

Ссылки на то, что, например, в Казахстане действует международный принцип исчерпания права, сейчас не соответствуют действительности. Он заменен на региональный. Страны, в которых формально юридически действует международный принцип исчерпания права, очень осторожно подходят к его реализации. Этот принцип не применяется в отношении многих товаров, имеющих важное значение, например, для национальной безопасности.

В нашей стране только начала складываться более или менее унифицированная практика применения нормы о национальном принципе исчерпания права, у нас нет четкого представления о том, как будет работать региональный принцип исчерпания права. Но мы имеем большое число голосов, предостерегающих от планируемого шага, в том числе со стороны иностранных правообладателей, инвестирующих значительные средства в предприятия, строящиеся и действующие на территории России, представителей малого и среднего бизнеса, которые не смогут конкурировать с дешевыми товарами, произведенными, например, в Китае и ввезенными в рамках действия международного принципа исчерпания права.

С учетом сказанного и большой вероятности законодательного изменения характера принципа исчерпания права, хотелось бы высказать пожелание сопроводить это изменение оговорками, позволяющими применять его дифференцированно, учитывая интересы как государства в целом, так и отдельных слоев общества в частности.  

– Как известно, попытка урегулировать ситуацию с «советскими брендами» уже предпринималась. В Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» была включена ст. 13, часть вторая которой установила: «Лицо, которое до даты приоритета позднее зарегистрированного товарного знака производило продукцию под обозначением, тождественным такому товарному знаку, сохраняет право на дальнейшее использование этого обозначения на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для производства однородных товаров при условии, что такое использование осуществлялось в соответствии с действовавшим законодательством и началось до 17 октября 1992 года, то есть до вступления в силу Закона РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Указанное право может перейти к другому лицу только в порядке универсального правопреемства». 

Следует особо отметить, что эта норма вступила в действие с даты опубликования Федерального закона, т.е. с 22 декабря 2006 г. (а не с 1 января 2008 г.). Однако спустя очень короткое время такое решение вопроса показало свою несостоятельность по многим причинам. 

Некоторые из них нашли отражение в Заключении Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству на законопроект № 404765-4 «О признании утратившей силу части второй статьи 13 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ»  (об исключении нормы о «праве преждепользования» в отношении товарных знаков). 

В частности, отмечалось, что законопроект направлен на устранение противоречий, возникших в связи с вступлением в силу ст. 13 Федерального закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» (далее − Вводный закон). Указывалось, что «по существу, абзац второй статьи 13 Вводного закона предусмотрел в отношении товарных знаков механизм права преждепользования, характерный для объектов патентного права. В то же время данная норма породила целый ряд вопросов, связанных с обеспечением прав российских производителей товаров, а также обладателей исключительных прав на зарегистрированные товарные знаки, отмеченных в пояснительной записке к законопроекту, в частности отсутствие ограничения права ввоза на территорию РФ произведенных за рубежом товаров с использованием зарегистрированных товарных знаков, установление возможности приобретения иностранными организациями в порядке универсального правопреемства в составе предприятия как имущественного комплекса прав на использование названных обозначений, обеспечение качества производимой продукции. Вносимый законопроект направлен на решение данных проблем, что позволит обеспечить интересы РФ, которая, в свою очередь, также является обладателем прав на товарные знаки, используемые в том числе до 17 октября 1992 г., а также защитить российских производителей товаров и тех лиц, на чье имя товарные знаки зарегистрированы».

Одновременно, в Заключении Правового управления Аппарата ГД отмечалось, что положения части второй ст. 13 Вводного закона можно рассматривать и как ослабление экономического интереса лица, зарегистрировавшего товарный знак на свое имя, который, имея конкурентов на рынке, несет бремя расходов по поддержанию его в силе, в отличие от иных лиц, использующих тождественное обозначение на безвозмездной основе.

Справедливо указывалось, что не приводятся достаточные сведения, позволяющие определить, о каких (каком количестве) действующих товарных знаках, зарегистрированных в бывшем СССР, может идти речь, и каким лицам (иностранным или российским) принадлежат права на них, а также каковы возможные последствия предлагаемых мер. Может ли это повлечь, например, массовое аннулирование зарегистрированных товарных знаков либо судебные споры по поводу приобретения прав на использование обозначений и т.д.

В Заключении высказывалось следующее предположение: «если разработчиками законопроекта имелось в виду ужесточение режима использования тождественных зарегистрированному товарному знаку обозначений или полный запрет на их использование, то полагаем, что в случае простого исключения части второй статьи 13 эта проблема в целом не найдет надлежащего решения, поскольку вопрос о том, возможно ли использование тождественных обозначений и на каких условиях, сохранится, однако решаться он будет, видимо, на уровне подзаконных актов, что вряд ли обоснованно. Таким образом, полагаем, что вопрос о том, следует ли признать утратившей силу часть вторую статьи 13 или необходимо сформулировать новые (иные) правила поведения субъектов рынка, использующих зарегистрированные в бывшем СССР товарные знаки, а также тождественные им обозначения, нуждается, на наш взгляд, в дополнительной проработке».

Несмотря на отмеченные противоречия, норма, содержащаяся в части второй ст. 13 Вводного закона, в 2007 г. была отменена. Сейчас, как мы видим, предпринимается попытка восстановить ее действие. Но при этом не учитываются очень многие обстоятельства.

– Введение института преждепользования для «советских брендов»  может серьезно подорвать институт исключительного права на товарные знаки. Без какой-либо серьезной аргументации будет ограничено исключительное право ряда правообладателей товарных знаков, нарушен принцип равенства всех участников гражданских правоотношений, поскольку ограничены в правах будут только некоторые правообладатели. Ряд других, которые после вступления в силу Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 г. зарегистрировали на свое имя использовавшиеся же ими «советские бренды», будут пребывать в постоянном напряжении, ожидая появления новых «преждепользователей». 

У правообладателей исчезнет мотивация в продвижении своих товарных знаков. На рынке появится много однородной продукции, промаркированной одинаковыми обозначениями, произведенной разными производителями и поэтому обладающей разными качественными характеристиками. При этом в отличие от порядка, существующего при лицензировании товарных знаков, правообладатели не смогут влиять на качество продукции, производимой «преждепользователями». В результате, в случае выпуска последними некачественной продукции, доверие у потребителя к товарному знаку будет подорвано, он перестанет покупать продукцию, маркированную  «советским брендом». Очевидно, что от этого пострадает и правообладатель товарного знака.

Возможно появление и еще одной проблемы. Многие из «советских брендов» в настоящее время не используются правообладателями в том виде, в котором они использовались во времена Советского Союза. Могу предположить, что некоторые из них дополнительно зарегистрированы в измененном виде как варианты первоначальных «советских брендов». В случае введения института преждепользования в отношении «советских брендов» может сложиться ситуация, когда однородная продукция будет маркироваться как «советскими брендами» и их вариантами, принадлежащими правообладателям, так и «советскими брендами», используемыми в рамках права преждепользования. Все эти обозначения, очевидным образом, будут являться сходными до степени смешения. Исходя из установленных в настоящее время признаков незаконного использования товарного знака правообладатель товарного знака, являющегося вариантом «советского бренда», будет вправе предъявить претензии к «преждепользователю». Если же при введении института преждепользования «преждепользователю» будет «выдана индульгенция» на использование всех обозначений, сходных до степени смешения с «советским брендом», то проще прекратить правовую охрану всех товарных знаков, которые относятся к «советским брендам».

 На мой взгляд,   предлагаемый вариант регулирования был бы своевременным и вполне реализуемым при определенных дополнениях при введении в 1992 г. Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Что касается целесообразности применения такого подхода для урегулирования ситуации с «советскими брендами» в рамках Таможенного союза, то он также представляется неприемлемым по причинам, указанным выше в отношении российских правообладателей.

– Прежде всего я бы не согласилась с бытующим мнением о том, что «войны брендов» и «патентные войны» это всегда недобросовестная конкуренция. Отнюдь. Предъявляя «многомиллионные и даже многомиллиардные иски», правообладатели товарных знаков и патентообладатели основывают свои требования на принадлежащих им исключительных правах и на положениях закона, обозначивших признаки нарушения таких исключительных прав.

Так, например, признаками нарушения исключительного права на товарный знак являются: 1) использование обозначения, не только тождественного зарегистрированному товарному знаку, но и обозначения, сходного с ним до степени смешения (т.е. обозначения, сходного с товарным знаком в целом, несмотря на их отдельные различия); 2) использование такого обозначения в отношении продукции, для которой товарный знак зарегистрирован (например, молоко), или для однородной продукции (например, кисломолочная продукция); 3) возможность введения потребителя в заблуждение из-за такого использования в отношении правообладателя товарного знака; 4) отсутствие разрешения со стороны правообладателя на использование товарного знака.

Признаками же нарушения исключительного права, например, на изобретение являются: 1) использование в продукте или способе каждого признака изобретения, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, рассматриваемых законом как использование изобретения; 2) отсутствие разрешения со стороны патентообладателя на использование изобретения.

Следует учитывать, что исключительное право на товарный знак или на изобретение является легальной монополией, позволяющей правообладателю защищать его всеми допускаемыми законом способами – запрещая такое незаконное использование, требуя возмещения причиненного ущерба, компенсации. С определенной долей условности использование таких способов, наверное, можно назвать ответными военными действиями.

Безусловно, истории права на товарные знаки и истории патентного права известны случаи, когда в качестве товарных знаков регистрировались чужие товарные знаки или обозначения, на которые в силу закона не может распространяться исключительное право одного субъекта, а в качестве изобретений патентовались технические решения, не обладающие новизной или изобретательским уровнем. Не исключены и ситуации промышленного шпионажа, последствием которых являлось патентование чужих разработок и препятствование последующему патентованию со стороны истинного изобретателя (его правопреемника). Конечно же, в этих случаях агрессия со стороны правообладателя встречала справедливый отпор со стороны других пользователей технических решений. 

Очевидно, что  использование удачных товарных знаков, высокотехнологичных разработок всегда направлено на достижение конкурентных преимуществ, но это добросовестные действия. Поэтому вряд ли можно предположить (если только не предположить полную остановку интеллектуальной деятельности) отказ от регистрации и использования товарных знаков, отказ от патентования изобретений и последующий отказ от защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, которые требуют весьма существенных затрат. 

С мнением о том, что «патентные войны» переходят на качественно новый уровень, нельзя не согласиться, хотя бы в силу того, что и уровень самих изобретений становится качественно иным.

– Какого-то общего «рецепта» или способа защиты от недобросовестных действий конкурентов быть не может, хотя бы из-за многообразия объектов интеллектуальной собственности, которые могут стать объектом таких действий со стороны конкурентов.

Прежде всего, конечно же, хотелось порекомендовать своевременно получать правовую охрану для результатов своей интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации этой деятельности в различных ее проявлениях. Так, например, необходимо заблаговременно, до выведения на рынок нового товарного знака, подать заявку на его регистрацию. А до подачи заявки будет совсем нелишним проверить этот знак на «новизну», т.е. выяснить – нет ли у других лиц таких же или похожих товарных знаков или поданных заявок в отношении однородных товаров или услуг, проконсультироваться со специалистами – нет ли каких-то иных обстоятельств, которые могут воспрепятствовать регистрации товарного знака. Подобные проверки помогут избежать нарушения уже существующих прав на товарные знаки и позволят зарегистрировать «сильный» товарный знак, правовую охрану которого конкуренты не смогут в случае своей «недобросовестной» заинтересованности прекратить.

Известно, что российские предприниматели регистрируют свои товарные знаки для широкого круга товаров и услуг впрок, забывая о существующем риске досрочного прекращения таких товарных знаков в связи с их непрерывным неиспользованием в течение определенного периода времени. Подача конкурентом искового заявления с соответствующими требованиями может серьезно осложнить использование товарного знака или распоряжение исключительным правом на него, например, путем предоставления лицензии.

При предъявлении со стороны конкурентов претензий по поводу предполагаемого нарушения исключительного права на какое-либо средство индивидуализации, принадлежащее конкуренту, также целесообразно проконсультироваться со специалистами, поскольку, как показывает практика, не всегда «столкнувшиеся» средства индивидуализации являются сходными до степени смешения, а маркированная ими продукция – однородной.

Подаче заявки на получение патента на изобретение должен, по моему мнению, предшествовать патентный поиск, который выявит препятствующие патентованию обстоятельства, позволит сформулировать признаки изобретения таким образом, что рассматриваемое техническое решение будет признано патентоспособным. 

Такие же поиски мы рекомендуем проводить и в тех случаях, когда к нашим клиентам предъявляются претензии о якобы имеющем место нарушении исключительного права на изобретение или полезную модель. Зачастую результаты патентного поиска показывали, что, например, претензии со стороны патентообладателя полезной модели не могут повлечь негативных последствий, поскольку сама полезная модель непатентоспособна (т.е. патентообладатель своеобразно «блефует», предъявляя претензии). Направление этих результатов в адрес патентообладателя снимало с его стороны претензии к нашему клиенту. В ряде случаев по результатам патентного поиска в интересах клиента подавались возражения против предоставления правовой охраны изобретениям и полезным моделям. Удовлетворение со стороны патентного ведомства этих возражений также позволяло нашим клиентам успешно и свободно продолжать свою предпринимательскую деятельность.

Предотвращению и пресечению недобросовестных действий со стороны конкурентов может служить и введение режима коммерческой тайны для конфиденциальной информации – ноу-хау (различных производственных секретов). Здесь важное значение имеют взаимоотношения с собственными работниками – и с создателями соответствующих результатов интеллектуальной деятельности, и с потенциальными, вольными или невольными, нарушителями, разгласившими такую информацию или могущими разгласить ее в будущем, после прекращения трудовых отношений. Промышленному шпионажу со стороны конкурентов может помешать и введение организационно-технических мер.  При этом, конечно, следует помнить о необходимости документального оформления введения подобного режима и отношений между различными субъектами, так или иначе связанными с ноу-хау.