Президиум ВАС указал судам, что компенсация в двукратном размере стоимости товаров взыскивается за использование обозначения, сходного до степени смешения

Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что на сайте Высшего Арбитражного Суда 20 ноября 2011 г. опубликовано Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда №3602/11 по делу А08-8099/2009 (Красный Октябрь vs Славянка).

Указанным постановлением суд признал, что в случае незаконного размещения обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладатель товарного знака вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых размещено такое обозначение. 

ФАБУЛА ДЕЛА

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «Аленка».  ЗАО «Кондитерская фабрика «Славянка» производила и вводила в гражданский оборот плиточный шоколад под названием «Алина», упаковка которого имела аналогичное цветовое решение, изображение девочки в похожем цветастом головном платке, из-под которого выбивается челка.

Решением Федеральной антимонопольной службы, а впоследствии и решением Арбитражного суда города Москвы действия фабрики «Славянка» по введению в оборот плиточного шоколада с использованием обозначения «Алина», сходного до степени смешения с товарным знаком правообладателя, были признаны недобросовестной конкуренцией на основании п. 4 ч. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции». 

Впоследствии фабрика «Красный Октябрь» в судебном порядке потребовала от фабрики «Славянка» компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактной продукции.  Данная сумма более чем в 62 раза превышает сумму, равную максимальному размеру компенсации, определяемой по усмотрению суда исходя из характера нарушения, в случае, если бы требование было заявлено по основанию, предусмотренному пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

ВЫВОДЫ СУДОВ

1. Суды, исходя из буквального толкования, пришли к выводу, что правообладатель вправе требовать компенсации только в размере, предусмотренном пп.1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.).  А требование о компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции подлежит удовлетворению только в том случае, если на товарах размещен сам товарный знак, а не обозначение, сходное с ним до степени смешения.  (См. Решение Арбитражного суда Белгородской области от 14 апреля 2010 г., Постановление Девятнадцатого апелляционного арбитражного суда от 09 июля 2010 г., Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 12 октября 2010 г. по делу А08-8099/2009).

Таким образом, существовала неопределенность в отношении того, вправе ли владелец товарного знака требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции только когда на ней размещен сам товарный знак или же и тогда, когда на ней размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя.

2. Президиум ВАС сослался на п. 1 ст. 1515 ГК РФ, где предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, является контрафактным.  Поэтому нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и обозначения сходного с ним до степени смешения.

Президиум ВАС обратил внимание на то, что в п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрены два типа компенсации, в равной мере применимых при нарушении исключительного права на товарный знак, и правообладатель вправе сделать выбор по собственному усмотрению. Поэтому размещение на контрафактных товарах обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, позволяет правообладателю по своему выбору требовать взыскания компенсации, указанных в пп. 1 либо 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, в том числе в двукратном размере стоимости данного товара.

При этом размер компенсации ограничен пределами, установленными законодателем (двукратным размером стоимости товара, двукратным размером стоимости права использования товарного знака) и признан им соразмерным последствиям правонарушения.
 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ «ПЕПЕЛЯЕВ ГРУПП»

1. В настоящем деле Президиум ВАС рассмотрел ряд вопросов и дал на них ответы, которые окажут существенное влияние на дальнейшую практику в сфере защиты прав на товарные знаки, а именно:

• правообладатель товарного знака вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости контрафактной продукции не только, когда на ней размещен сам товарный знак, но и тогда, когда на ней размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком правообладателя;

• требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости товаров не ограничено суммой в размере 5 000 000 руб., как при требовании о выплате компенсации, размер которой определяется по усмотрению суда исходя из характера правонарушения.

2. Обозначенная правовая позиция Президиума ВАС по настоящему делу предоставляет правообладателям товарных знаков более предсказуемые результаты и эффективные способы защиты их прав на товарные знаки.

3. В связи с  правовой позицией Президиума ВАС мы могли бы рекомендовать правообладателям, использующим товарные знаки в своей деятельности, убедиться в том, что третьими лицами не используются обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками.

В случае обнаружения обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в отношении однородных товаров (услуг), мы могли бы подготовить заключения специалистов, доказывающие наличие такого сходства, а также оказать содействие в получении подобных заключений от других организаций и специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Также данный факт может быть подтвержден Федеральной антимонопольной службой в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

4. В дальнейшем, при предъявлении искового заявления о защите исключительного права на товарный знак в судебном порядке (а также в претензии на досудебной стадии), имеет смысл предъявлять требования о выплате компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком. 

Такие требования являются более определенными и сводят к минимуму усмотрение суда в части определения размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.  При этом, предъявляя такие требования, следует истребовать расчеты фактической себестоимости и прибыли по группе продукции, маркируемой товарным знаком или обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком правообладателя, что повлечет обязанность нарушителя представить данные документы суду.

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста:

В Москве — к Валентине Орловой, Руководителю практики интеллектуальной собственности и товарных знаков, по тел.: (495) 967-00-07 либо по e-mail

в Санкт-Петербурге – к Сергею Спасеннову, Партнеру, руководителю Санкт-Петербургской практики, по тел.: (812) 640 -60-10 либо по e-mail